Как правильно передать право на использование бизнес-модели: франшиза

Как мы уже обсуждали в статье «Зачем и когда регистрировать товарные знаки», франшиза — современная эффективная модель масштабирования бизнеса. Предприниматель «упаковывает» свой опыт и бренд, передает право их использования другим предпринимателям и так получает дополнительный доход от франчайзи и повышает узнаваемость бренда среди потребителей.

Как организовать процесс передачи прав грамотно с юридической точки зрения? В нюансах темы разобралась Наталья Синицына, практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности, патентный поверенный по товарным знакам №2419 — специально для Daily Moscow.

Франчайзинг, франшиза и коммерческая концессия

В Гражданском кодексе РФ нет термина «франчайзинг», но суды часто используют его как синоним «коммерческой концессии» или «франшизы».

Коммерческая концессия — это договор, который регулирует отношения между правообладателем (он же франчайзер) и пользователем (он же франчайзи). Сторонами договора могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Правообладатель владеет комплексом исключительных прав, и, как правило, именно этот комплекс прав дает ему преимущества в предпринимательской деятельности.

Наталья Синицына

Практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности, патентный поверенный по товарным знакам №2419

Правообладатель по договору дает пользователю временное право использовать комплекс исключительных прав за вознаграждение. Договор предполагает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме.

Иногда «франчайзинг» и «франшиза» даже в решениях судов используются как синонимы. В российском законодательстве термин «франшиза» в отношении коммерческой концессии не закреплен. Если вы хотите запустить или приобрести франшизу, в переговорах и документах лучше использовать формулировки из закона, чтобы не возникло путаницы:

— вместо «стороны заключают франшизу» лучше сказать «заключают договор коммерческой концессии»;
— вместо «франчайзер передает франчайзи франшизу» лучше сказать «передает комплекс исключительных прав».

Термин «франшиза» также применяется в сфере страхования и имеет совершенно другое значение — оно определено в п. 9 ст. 10 Закона об организации страхового дела в РФ.

«Комплекс исключительных прав»

Комплекс исключительных прав включает право на товарный знак (знак обслуживания, если речь идет об услугах) и права на другие объекты исключительных прав (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

В содержании этого комплекса есть несколько важных моментов:

1. Правообладатель может передать только те права, которыми обладает сам: полностью или в части. Так если у бизнесмена нет товарного знака, то он не может запустить франшизу. Информация о зарегистрированных товарных знаках открыта, вы всегда можете проверить, существует ли товарный знак, в отношении каких товаров и услуг и кто имеет на него права.

Если товарный знак правообладателя зарегистрирован в отношении множества разных товаров и услуг, он может предоставить пользователю право только для какой-то их части.

2. Комплекс исключительных прав обязательно должен включать права на товарный знак — это обязательное условие такого вида договора.

Если ваш договор не включает предоставление права на уже зарегистрированный товарный знак, то к договору не будут применяться правила закона о коммерческой концессии, даже если стороны назовут его «франчайзингом» или «франшизой».

Что нужно зафиксировать в договоре?

Чтобы договор коммерческой концессии эффективно защищал права и интересы, нужно учесть все важные условия.

Несоблюдение условий влечет недействительность договора. Такой договор будет считаться ничтожным.

У него много существенных условий. На какие условия стоит обратить внимание:

Предмет договора — его ключевое условие

В предмете нужно указать комплекс исключительных прав, который предоставляется по договору (обязательно — товарный знак), объем прав и сферу предпринимательской деятельности, где они будут использоваться.

Если в комплекс прав входят объекты, которые по закону подлежат регистрации, нужно указать реквизиты каждого документа, который удостоверяет исключительное право.

Помните, что право на фирменное наименование (например, название компании) передавать по договору нельзя, а вот коммерческое обозначение (средство индивидуализации торговых предприятий) — можно.

Способы использования товарного знака

Товарный знак обязательно будет включаться в комплекс прав, которые получает пользователь: вы можете указать, для каких именно товаров / услуг предоставляется право, и указать способ использования товарного знака (и способы использования других результатов интеллектуальной деятельности).

Также можно указать одну или несколько сфер предпринимательской деятельности пользователя: так в п. 2 ст. 1027 ГК РФ можно взять «продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем» или «выполнение работ / оказание услуг» и ограничить территорию действия права.

Вознаграждение и порядок его выплаты

Вы вправе выбрать удобный для вас формат выплат: разовый (паушальный) платеж и (или) периодические платежи, например роялти, или любой другой способ.

Если платежи зависят от результатов пользователя франшизы, дополнительно можно включить условия о необходимости предоставлять отчеты правообладателю, чтобы рассчитать вознаграждение (можно предусмотреть форму отчета, периодичность и возможность привлечения третьих лиц для контроля этой отчетности).

Согласуйте порядок действий в такой ситуации и зафиксируйте ваши договоренности.

Важно: если в договоре условия о вознаграждении не будет или будет указано, что он безвозмездный, ваш договор просто не примут в Роспатенте для регистрации предоставления права.

Вид лицензии

Если правообладатель сохраняет права выдачи лицензий другим лицам — это простая (неисключительная) лицензия, если не сохраняет — исключительная лицензия.

Правообладатель по общему правилу не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности в тех пределах, которые предоставлены пользователю по исключительной лицензии, но договором можно изменить этот подход.

Возможно указать обязанность правообладателя воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. Или обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора.

Можно согласовать и зафиксировать, что пользователю нельзя заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными конкурентами) правообладателя.

Срок действия договора

Вы можете не указывать срок — тогда по общему правилу из закона предоставление права на 5 лет (п. 4 ст. 1235, п. 4 ст. 1027 ГК РФ).

1. Возможность субконцессии — права перепродажи права пользователя другому лицу. Можно включить в договор обязанность или право пользователя разрешать использовать комплекс исключительных прав другим лицам. Если такое право предусмотрено — зафиксируйте, как и в каких пределах оно осуществляется.

2. Возможность и условия расторжения договора в одностороннем порядке — кто, когда и как может выйти из сложившихся отношений. В силу свободы договора вы можете предусмотреть удобные именно вам условия, в том числе условия, которые хоть и предусмотрены законом, но не императивные (это значит, что закон не устанавливает норму строго и разрешает сторонам ее менять).

Заверение о правах

Вы можете включить в договор условие о гарантиях и заверение правообладателя о наличии и действительности прав, которые он предоставляет. Это защитит пользователя от злоупотреблений со стороны недобросовестных партнеров и сможет закрыть финансовые риски при случайном нарушении чужих прав.

Что еще важно знать?

Предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности — в Роспатенте.

Важно, что регистрации подлежит не сам договор коммерческой концессии, а «предоставление права использования». Но для прохождения процедуры в Роспатенте нужно учесть специальные правила, в том числе требования к самому договору.

Практические рекомендации

1. Составьте договор коммерческой концессии, учтите все его существенные условия и помните о важных моментах, которые вы узнали из этой статьи.

Проверьте данные объектов интеллектуальной собственности — соответствуют ли они данным в государственных реестрах? Укажите полные реквизиты сторон, подпишите договор и поставьте печати, если вы их используете.

Экземпляр для Роспатента должен быть сшит по общим правилам ведения документооборота — пронумеруйте страницы и на месте сшивки поставьте их число, дату и подписи сторон.

2. Для регистрации предоставления права нужно составить специальное заявление о регистрации, заплатить государственную пошлину и направить заявление с необходимыми приложениями в Роспатент.

Кто занимается регистрацией?

За прохождение регистрации, по общему правилу из закона, отвечает правообладатель. Если вы хотите поменять это условие — прямо пропишите его в договоре.

Если заявление подается одной стороной, нужно будет приложить договор или подписанное сторонами специальное уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом (если не хотите показывать условия договора другим лицам).

Если заявление подает ваш представитель — обязательно приложите доверенность, подтверждающую его полномочия. Патентному поверенному доверенность не нужна.

Как составить и подать заявление?

Форму заявления и пример его заполнения вы найдете на сайте Роспатента. Внимательно заполните все данные, которые отмечены в образце заявления. Заявление как и договор нужно сшить, но не сшивайте договор и заявление вместе — каждый документ сшивается и подается отдельно.

Размер пошлины рассчитывается исходя и тех объектов интеллектуальной собственности, которые включены в договор — вы можете сделать расчет в специальном калькуляторе пошлин Роспатента.

Подать заявление можно через интернет на сайте Роспатента или сайте Госуслуг, лично приехать в Роспатент и подать в окно приема документов или отправить по почте РФ.

За это время предоставление права или зарегистрируют, или откажут в регистрации, если для этого будут основания.

Помните, что любые изменения в договоре или его досрочное расторжение тоже нужно фиксировать в реестре и подавать соответствующее заявление в Роспатент по той же схеме.

Масштабируйте свой бизнес правильно, зная и защищая свои права.

Фото на обложке: Ana Relvao, Gerhardt Kellermann