Как правильно передать право на использование бизнес-модели: франшиза

Как правильно передать право на использование бизнес-модели: франшиза

Как мы уже обсуждали в статье «Зачем и когда регистрировать товарные знаки», франшиза — современная эффективная модель масштабирования бизнеса. Предприниматель «упаковывает» свой опыт и бренд, передает право их использования другим предпринимателям и так получает дополнительный доход от франчайзи и повышает узнаваемость бренда среди потребителей.

Как организовать процесс передачи прав грамотно с юридической точки зрения? В нюансах темы разобралась Наталья Синицына, практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности, патентный поверенный по товарным знакам №2419 — специально для Daily Moscow.

Франчайзинг, франшиза и коммерческая концессия

В Гражданском кодексе РФ нет термина «франчайзинг», но суды часто используют его как синоним «коммерческой концессии» или «франшизы».

Коммерческая концессия — это договор, который регулирует отношения между правообладателем (он же франчайзер) и пользователем (он же франчайзи). Сторонами договора могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Правообладатель владеет комплексом исключительных прав, и, как правило, именно этот комплекс прав дает ему преимущества в предпринимательской деятельности.

Наталья Синицына
Практикующий юрист в сфере интеллектуальной собственности, патентный поверенный по товарным знакам №2419

Правообладатель по договору дает пользователю временное право использовать комплекс исключительных прав за вознаграждение. Договор предполагает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме.

Иногда «франчайзинг» и «франшиза» даже в решениях судов используются как синонимы. В российском законодательстве термин «франшиза» в отношении коммерческой концессии не закреплен. Если вы хотите запустить или приобрести франшизу, в переговорах и документах лучше использовать формулировки из закона, чтобы не возникло путаницы:

— вместо «стороны заключают франшизу» лучше сказать «заключают договор коммерческой концессии»;
— вместо «франчайзер передает франчайзи франшизу» лучше сказать «передает комплекс исключительных прав».

Термин «франшиза» также применяется в сфере страхования и имеет совершенно другое значение — оно определено в п. 9 ст. 10 Закона об организации страхового дела в РФ.

«Комплекс исключительных прав»

Комплекс исключительных прав включает право на товарный знак (знак обслуживания, если речь идет об услугах) и права на другие объекты исключительных прав (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

Так можно предоставить права на товарный знак, коммерческое обозначение, ноу-хау, ПО и другие объекты интеллектуальной собственности.

В содержании этого комплекса есть несколько важных моментов:

1. Правообладатель может передать только те права, которыми обладает сам: полностью или в части. Так если у бизнесмена нет товарного знака, то он не может запустить франшизу. Информация о зарегистрированных товарных знаках открыта, вы всегда можете проверить, существует ли товарный знак, в отношении каких товаров и услуг и кто имеет на него права.

Если товарный знак правообладателя зарегистрирован в отношении множества разных товаров и услуг, он может предоставить пользователю право только для какой-то их части.

2. Комплекс исключительных прав обязательно должен включать права на товарный знак — это обязательное условие такого вида договора.

Если ваш договор не включает предоставление права на уже зарегистрированный товарный знак, то к договору не будут применяться правила закона о коммерческой концессии, даже если стороны назовут его «франчайзингом» или «франшизой».

Что нужно зафиксировать в договоре?

Чтобы договор коммерческой концессии эффективно защищал права и интересы, нужно учесть все важные условия.

Первое, что нужно помнить — условия нужно зафиксировать письменно, так как договор коммерческой концессии должен быть заключен только в письменной форме.

Несоблюдение условий влечет недействительность договора. Такой договор будет считаться ничтожным.

У него много существенных условий. На какие условия стоит обратить внимание:

Предмет договора его ключевое условие

В предмете нужно указать комплекс исключительных прав, который предоставляется по договору (обязательно — товарный знак), объем прав и сферу предпринимательской деятельности, где они будут использоваться.

Если в комплекс прав входят объекты, которые по закону подлежат регистрации, нужно указать реквизиты каждого документа, который удостоверяет исключительное право.

Не регистрируемые объекты, например, ноу-хау, также можно включать в предмет. Опишите их как можно подробнее, чтобы обе стороны понимали, о чем именно идет речь, и условие считалось согласованным.

Помните, что право на фирменное наименование (например, название компании) передавать по договору нельзя, а вот коммерческое обозначение (средство индивидуализации торговых предприятий) — можно.

Способы использования товарного знака

Товарный знак обязательно будет включаться в комплекс прав, которые получает пользователь: вы можете указать, для каких именно товаров / услуг предоставляется право, и указать способ использования товарного знака (и способы использования других результатов интеллектуальной деятельности).

Также можно указать одну или несколько сфер предпринимательской деятельности пользователя: так в п. 2 ст. 1027 ГК РФ можно взять «продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем» или «выполнение работ / оказание услуг» и ограничить территорию действия права.

Вознаграждение и порядок его выплаты

Вы вправе выбрать удобный для вас формат выплат: разовый (паушальный) платеж и (или) периодические платежи, например роялти, или любой другой способ.

Если платежи зависят от результатов пользователя франшизы, дополнительно можно включить условия о необходимости предоставлять отчеты правообладателю, чтобы рассчитать вознаграждение (можно предусмотреть форму отчета, периодичность и возможность привлечения третьих лиц для контроля этой отчетности).

На практике часто возникают споры в случае, если платежи зависят от результата, а пользователь не осуществляет деятельность и не получает доходов.

Согласуйте порядок действий в такой ситуации и зафиксируйте ваши договоренности.

Важно: если в договоре условия о вознаграждении не будет или будет указано, что он безвозмездный, ваш договор просто не примут в Роспатенте для регистрации предоставления права.

Вид лицензии

Если правообладатель сохраняет права выдачи лицензий другим лицам — это простая (неисключительная) лицензия, если не сохраняет — исключительная лицензия.

Правообладатель по общему правилу не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности в тех пределах, которые предоставлены пользователю по исключительной лицензии, но договором можно изменить этот подход.

Вы также можете согласовать запрет предоставления правообладателем другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав, в том числе на закрепленной за пользователем территории.

Возможно указать обязанность правообладателя воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. Или обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора.

Можно согласовать и зафиксировать, что пользователю нельзя заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными конкурентами) правообладателя.

Срок действия договора

Вы можете не указывать срок — тогда по общему правилу из закона предоставление права на 5 лет (п. 4 ст. 1235, п. 4 ст. 1027 ГК РФ).

Наличие или отсутствие указания на срок в договоре влияет на общий порядок одностороннего отказа от него.

1. Возможность субконцессии — права перепродажи права пользователя другому лицу. Можно включить в договор обязанность или право пользователя разрешать использовать комплекс исключительных прав другим лицам. Если такое право предусмотрено — зафиксируйте, как и в каких пределах оно осуществляется.

2. Возможность и условия расторжения договора в одностороннем порядке — кто, когда и как может выйти из сложившихся отношений. В силу свободы договора вы можете предусмотреть удобные именно вам условия, в том числе условия, которые хоть и предусмотрены законом, но не императивные (это значит, что закон не устанавливает норму строго и разрешает сторонам ее менять).

Заверение о правах

Вы можете включить в договор условие о гарантиях и заверение правообладателя о наличии и действительности прав, которые он предоставляет. Это защитит пользователя от злоупотреблений со стороны недобросовестных партнеров и сможет закрыть финансовые риски при случайном нарушении чужих прав.

Что еще важно знать?

Предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности — в Роспатенте.

Если вы не соблюдаете правило о регистрации предоставления права — предоставление права использования будет считаться несостоявшимся.

Важно, что регистрации подлежит не сам договор коммерческой концессии, а «предоставление права использования». Но для прохождения процедуры в Роспатенте нужно учесть специальные правила, в том числе требования к самому договору.

Практические рекомендации

1. Составьте договор коммерческой концессии, учтите все его существенные условия и помните о важных моментах, которые вы узнали из этой статьи.

Проверьте данные объектов интеллектуальной собственности — соответствуют ли они данным в государственных реестрах? Укажите полные реквизиты сторон, подпишите договор и поставьте печати, если вы их используете.

Договор нужно подписать в трех экземплярах — по одному для каждой стороны и один для Роспатента.

Экземпляр для Роспатента должен быть сшит по общим правилам ведения документооборота — пронумеруйте страницы и на месте сшивки поставьте их число, дату и подписи сторон.

2. Для регистрации предоставления права нужно составить специальное заявление о регистрации, заплатить государственную пошлину и направить заявление с необходимыми приложениями в Роспатент.

Кто занимается регистрацией?

За прохождение регистрации, по общему правилу из закона, отвечает правообладатель. Если вы хотите поменять это условие — прямо пропишите его в договоре.

Подписать заявление могут как обе стороны договора, так и одна.

Если заявление подается одной стороной, нужно будет приложить договор или подписанное сторонами специальное уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом (если не хотите показывать условия договора другим лицам).

Если заявление подает ваш представитель — обязательно приложите доверенность, подтверждающую его полномочия. Патентному поверенному доверенность не нужна.

Как составить и подать заявление?

Форму заявления и пример его заполнения вы найдете на сайте Роспатента. Внимательно заполните все данные, которые отмечены в образце заявления. Заявление как и договор нужно сшить, но не сшивайте договор и заявление вместе — каждый документ сшивается и подается отдельно.

Не забудьте также подготовить и подписать согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, и документ об уплате пошлины.

Размер пошлины рассчитывается исходя и тех объектов интеллектуальной собственности, которые включены в договор — вы можете сделать расчет в специальном калькуляторе пошлин Роспатента.

Подать заявление можно через интернет на сайте Роспатента или сайте Госуслуг, лично приехать в Роспатент и подать в окно приема документов или отправить по почте РФ.

Срок предоставления государственной услуги — 45 рабочих дней.

За это время предоставление права или зарегистрируют, или откажут в регистрации, если для этого будут основания.

Помните, что любые изменения в договоре или его досрочное расторжение тоже нужно фиксировать в реестре и подавать соответствующее заявление в Роспатент по той же схеме.

Масштабируйте свой бизнес правильно, зная и защищая свои права.

Фото на обложке: Ana Relvao, Gerhardt Kellermann

Автор:
115280, Россия, Московская Область, Москва, Ленинская слобода 19
Почта: adm@dailymoscow.ru